干货|商标所有权流转：尽职调查与风险防范
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作者:邱华（德讼律师团）
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发布时间: 2997天前
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《2017年世界知识产权报告》称，对全球价值链的研究结果显示，在全球销售的制成品价值中，逾30%的价值源于品牌、外观设计和科学技术等无形资本。于是乎知识产权将逐渐决定企业的命运和财富，它隐藏在我们所购买产品的外观、感受、功能和整体吸引力中，决定了产品在市场上的成功率，成为企业维持竞争优势的手段。其中商标更是承载了企业的质量和声誉。
一、商标权流转的方式
常见的商标流转方式包括合同转让、继受转让或者是因为行政命令而发生的转让。
至于转让的动因则多种多样，有的是主动协商转让，有的是因为商标被在先注册而寻求转让，比如美国苹果公司与深圳唯冠就“iPad”商标之间的恩怨情仇，有的则是因为“恶意抢注”，比如“路虎”商标争议案。
其中继受转让中，作为注册商标所有人的企业被合并或被收购产生的继受转让，越来越多地成为企业寻求有力竞争的重要手段。通过合并或收购涉及的可能是获得目标企业的全部资产或者某项资产的所有权，或者是目标企业的控制权，方方面面，而涉及资产所有权转移中的商标所有权流转时，应该如何防范法律风险呢？
二、并购过程中商标转让的法律尽职调查
一般来说，交易或投资决策制定前，会在目标公司配合下对目标公司详细的财务和运营状况，包括审核公司账务、调查公司内部及外部利益相关者，如供应商和客户，等等进行尽职调查，这是投资决策的必要前提，也是与目标企业的第一次亲密接触。
而法律尽职调查主要包括对目标公司的公司概况、股东基本情况、子公司及分支机构、公司治理、主要业务、重要资产、重大债权债务、主要合同、关联交易、劳动和社会保障、诉讼事项等等进行法律调查分析、防范法律风险。
目标公司中的知识产权可能是知识产权律师更为关注的焦点，那么应该如何进行呢？
2.1 商标权及其稳定性
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商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标
以上事项应该一一调查。
但是获得《商标注册证》并不意味着一定“安全”，也可能存在无效或被撤销的风险，比如违反《商标法》的禁止性规定或者“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”
就像"避风塘”一词除具有渔民躲避台风的港湾这一涵义外,还指称一种特别的风味料理或者菜肴烹饪方法，由此便逐渐发展成为一种特别的风味料理或者烹饪方法的通用名称。
因此即使获得了《商标注册证》，但是违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，仍然会被宣告无效。如果是大费周折换来了可能无效或被撤销的商标，那将会是多么痛的领悟啊。
2.2 商标涉诉信息
标的商标是否已经发生或正在发生纠纷也是权利稳定性的考验，而商标涉诉信息可能包括民事或行政类。
其中民事诉讼案件的法庭对抗性会披露很多在尽职调查中难以获得的商标的内部细节，比如是否存在质押或许可等情况。而行政案件一般会涉及权利无效、被撤销的情况。如果企业并购的目标在于商标等无形资产，那么这些当然应纳入企业决策的依据。 四、商标转让过程中的风
三、商标转让中的合同设计
3.1 商标转让的标的
商标权的转让不同于有形财产权的转让，也不同于专利权和著作权的转让，它关系到商品的来源和出处，涉及企业的信誉和声誉。因此依据《商标法》第四十二条规定，“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”这也决定了前述对近似商标一并调查的重要性。
3.2商标转让生效的条件
商标转让什么时候生效？《商标转让协议》生效之日起生效吗？
《商标法》第四十二条规定，转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。因此，商标转让采取登记生效主义。而《商标转让协议》一般来说“自双方签字、盖章之日起生效”。
也就是商标转让协议签订生效后，受让方享有合同法规定的要求转让方履行转让义务的权利，但并未享有商标专用权。而是在转让方和受让方共同向商标局提出转让申请，递交材料，商标局受理、审查，经核准后予以公告，自公告之日起受让人享有商标专用权。
四、商标转让过程中的风险
4.1 商标转让程序审批
转让方和受让方签订《商标转让协议》，依据《商标法》共同向商标局提出申请，经历申请→受理→审查→公告→核发转让证明五个阶段，而在最终公告下发《核准转让注册商标证明》需要6到10个月的时间，这也是商标转让最大的BUG。
4.2 最大的BUG是时间
《商标法》明确规定“对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准”，也就是在审查中有可能决定不予核准转让。那么只要一方在商标局核准前向商标局证明此次转让会产生不良影响，那自然转让便不予核准。又或者，像在我们之前处理的一起公司控制权争夺的案件中，在极其不对等的情况下，该公司的核心资产商标已进入转让程序，为维护当事人的合法权益，通过我们的努力，最终商标局终止了转让程序。
可见，可以阻止转让程序的方法千千万万，那如何确保受让者权益呢？
4.3 转让过程中的风险防范
既然商标局核准转让之前的时间是风险点，那么如果能够确保转让人不反悔，或者说即使反悔也没什么用，是不是就可以确保受让人权益了呢？
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》将商标许可使用分为三类，其中“独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；”
那重点来了，在签订商标转让协议，向商标局申请转让登记的同时，签订“独占使用许可协议”便可以避免转让过程中的“反悔”。同时，虽然许可他人使用其注册商标的，许可人应当报商标局备案，由商标局公告。但是此时的登记是登记对抗主义，即未经备案不得对抗善意第三人，而并不会影响被许可人的权益。
所以，在知识产权决定企业命运和财富的今天，你的企业需要一位知识产权律师。
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